O primeiro questionamento que se faz é o que significa o Trade Dress ?
Podemos definir o Trade dress como sendo o conjunto de características visuais que compõem um produto ou um serviço, permitindo ao consumidor identificar e individualizar esse determinado produto ou serviço dos seus concorrentes.
Ele pode ser composto por combinações de cores, formato da embalagem, design, tipografia, desenhos e símbolos associados e até mesmo em modo de atendimento ao cliente, disposição e layout de mobiliário em lojas físicas, cheiros, sons e sensações específicas, entre outros.
Resumindo, o trade dress nada mais é que o conjunto visual que aquele produto possui, a “roupagem” que identifica o produto, como por exemplo, a grafia do nome do produto, a cor da embalagem, o formato da embalagem, etc.
Portanto, nem sempre o registro da marca perante o órgão competente, o INPI, será suficiente para conceder uma ampla proteção, pois, em algumas vezes pode ocorrer conflito entre produtos e não em razão dos elementos nominativos das marcas.
A proteção conferida pelo registro de marca ocorre de acordo com o seu ramo de atividade, e a violação ao trade dress em regra ocorre quando mesmo quando os segmentos de mercado dos produtos sejam diversos, especialmente, se for constatada obtenção de vantagem advinda do renome e consolidação que a marca copiada já possua perante o mercado.
Além do registro de marca, quando tratamos de embalagens, frascos e determinados produtos, temos também a possibilidade de requerer o registro de Desenho Industrial, também junto ao INPI.
Quando o design do produto for suficiente para que a marca seja reconhecida, temos também a possibilidade de requerer o registro de marca tridimensional (ex.: garrafa da coca cola, frasco de perfume, design automotivo, etc.).
E o que fazer para proteger seu produto quando seu concorrente viola o denominado trade dress, principalmente porque no brasil não há previsão legal para a proteção do que definimos como trade dress.
Aqui, se faz necessário o questionamento judicial por violação por trade dress, onde a parte lesada demonstra que seu produto/serviço possui uma identidade única, uma "suficiência peculiar e distintiva" em relação aos seus concorrentes, devendo também requerer prova pericial técnica, visando trazer provas concretas do conflito estabelecido, checando se a violação realmente é capaz de causar confusão e desvio de clientela, além de aproveitamento parasitário, bem como estabelecer inexistente e indevida associação entre os produtos ou serviços concorrentes.
A violação de trade dress ocorre quando um concorrente copia ou imita os elementos nominativos que compõem a marca ou quando reproduz, sem autorização, outros elementos visuais parecidos ou idênticos ao da marca de referência, com o intuito de confundir o consumidor.
Na maioria das vezes os produtos em questão são produtos similares, destinados ao mesmo público consumidor, portanto dispostos lado a lado nas prateleiras de mercado ou comercializados nos mesmos estabelecimentos comerciais.
O que se busca é coibir a usurpação de uma identidade própria, cuja criação (e consolidação no mercado), na maioria dos casos, custou tempo, esforço, bons serviços prestados e investimento (tendo em vista que ninguém copiaria algo passível de insucesso), razão pela qual não se mostra admissível a conduta em questão.
E por via de consequência, evitar com que o consumidor incorra em confusão quanto ao produto que pretende adquirir ou companhias cujos serviços pretende contratar, preservando-se, conseguintemente, tanto as empresas (que não terão a clientela desviada) quanto os consumidores (que não serão enganados).
Nesse cenário, são protegidos o consumidor e o empresário "criador", com a coibição da conduta de agentes que busquem desvirtuar a ordem econômica, especificamente com a prática de concorrência desleal, seja ela flagrante, através de cópia integral de um padrão bem estabelecido no marcado, seja ela sútil, pela reprodução de padrões, cores, formatos e demais elementos que faça com que o adquirente do novo produto ou serviço ("parasitário") seja remetido, institivamente, a um item já existente.
Abaixo destaco alguns casos famosos de “trade dress”.
CASOS
1) RITTER x QUEENSBERRY
A empresa alimentícia Ritter foi condenada a pagar indenização à Queensberry por utilizar pote de geleia em formato semelhante ao da concorrente.
Para a 1ª câmara Reservada de Direito Empresarial do TJ/SP, a "imitação da embalagem é deslealdade e busca tirar proveito da notoriedade, com clara intenção de desviar o cliente desatento e que compra um pote supondo estar adquirido o outro cuja imagem penetrou no consciente".
A Queensberry narra nos autos que se constituiu em 1986 e que passou a produzir geleias identificadas sob a nomenclatura devidamente protegida perante o INPI. Por se tratar de "produto diferenciado, de nível internacional", a empresa afirma que desenvolveu embalagem específica para se destacar dos concorrentes, consistente em um pote quadrangular, com bocal circular de abertura ampla.
A Ritter, por sua vez, comercializa geleias desde 1919, tornando-se líder do mercado com uma embalagem cilíndrica, que era a adotada quando a Queensberry iniciou suas atividades. Com o crescimento da autora no mercado, segundo a concorrente, a Ritter adotou postura para tentar recuperar o espaço, alterando a forma visual de apresentação do produto, passando a usar um pote quadrangular muito semelhante ao da concorrente.
"As características inseridas na nova embalagem que passou a ser usada pela requerida são suficientes para causar prejuízos à autora, bem como causar confusão na massa consumidora, já que a similitude das formas de produtos que são vendidos lado a lado nas gôndolas dos supermercados poderia facilmente atrair o comprador para a aquisição das geleias da requerida pensando tratar-se daquelas fornecidas pela autora, dada a imitação levada a efeito", ponderou o relator, desembargador Enio Zuliani.
2) OREO X NERO
“A semelhança visual é perceptível em vários pontos, como na predominância das cores (azul, branco e marrom) e na forma em que são apresentadas, ou seja, suporte externo azul e nome da marca (quase do mesmo tamanho), na cor branca, com saliência azul e borda externa branca (na marca OREO) e prata (na marca NERO), ligeiramente inclinada, com desenhos duplos de biscoitos (da mesma cor) do lado direito. Diante disso, e considerando que as embalagens, no caso, referem-se a um mesmo tipo de produto, é de se reconhecer que as semelhanças podem, de fato, confundir o público consumidor, em detrimento dos direitos atribuídos ao titular do uso da marca.”
3) MAISENA X ALISENA
Temos de uma lado a marca Maizena de amido de milho e do outro a marca “Alisena” de creme de hidratação capilar.
A Maizena alega que teve seu trade dress violado tendo em vista que, a empresa responsável pela “Alisena”, copiou seu rótulo em amarelo e preto, marca, fonte e sonorização, especialmente pelo sufixo “izena”.
Em sede de defesa, a “Alisena” alega que inexiste concorrência desleal e prejuízo aos consumidores, vez que, os produtos são de segmentos totalmente diferentes, um alimentício e o outro de beleza.
A sentença reconheceu que ambas as empresas tinham as marcas depositadas no INPI, e que não havia violação ao “trade dress”, pois, os segmentos são inconfundíveis, portanto, inexistia concorrência desleal e confusão para os consumidores.
Após recurso, o Tribunal de Justiça de São Paulo/SP concluiu que apesar de se tratar de segmentos diferentes a “Alisena” se aproveitou do conjunto-imagem, e de todo o reconhecimento que já possuía a Maizena, para dar credibilidade ao seu produto.
Com isso, restou concluído que mesmo que em segmentos diferentes houve concorrência desleal, causando confusão aos consumidores, que seriam induzidos a utilizar o “Alisena”, baseados na consolidação de mercado que possui a marca “Maisena”.
4) ENGOV E PÓS DRINK
A relatora entendeu que não se trata de simples utilização das mesmas cores, mas sim da imitação de todo o aspecto visual, original e distintivo, da embalagem criada pela recorrida - e destacou o fato de o Engov ser um fármaco que goza de notoriedade em seu segmento.
"A aposição das respectivas marcas nos produtos não é suficiente para desnaturar o ato de concorrência desleal caracterizado pela cópia do trade dress, mormente porque não se trata de pretensão fundada em contrafação da marca, mas sim de imitação dos elementos que compõe a percepção visual do involucro do medicamento, que goza de tutela jurídica autônoma."
A decisão da turma foi unânime.
Processo: REsp 1.843.339
https://www.migalhas.com.br/quentes/316354/engov-ganha-acao-contra-posdrink-por-concorrencia-desleal
5) EPOCLER X BENECLER
A 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) condenou a farmacêutica Brasterápica por concorrência desleal, pela comercialização do produto “Benecler”, medicamento indicado para distúrbios metabólicos hepáticos, que utiliza o mesmo trade-dress (conjunto-imagem) do produto “Epocler”, produzido pela farmacêutica concorrente Hypera Pharma.
A Brasterápica foi condenada a pagar R$ 30 mil por danos morais e um valor que ainda será calculado, na fase de liquidação da sentença, por danos materiais. Leia o acórdão na íntegra.
A decisão, proferida em 15 de dezembro, entendeu que houve aproveitamento indevido do trade-dress, termo utilizado no ramo da propriedade industrial para designar o conjunto de características de um produto ou de um serviço. Em resumo, é a roupagem do produto, a forma pela qual ele é apresentado ao mercado de consumo.
No caso em questão, o produto “Benecler”, além de utilizar o mesmo sufixo “cler”, é comercializado em um frasco cilíndrico e transparente amarelo, com tampa amarela e com a marca grafada na cor azul em linha ascendente. Essas mesmas características estão presentes no “Epocler”, produto registrado há mais de 40 anos no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
Para o relator da ação, o desembargador, Sérgio Shimura, “embora a legislação brasileira não disponha especificamente sobre a proteção do conjunto-imagem (trade dress) ou identidade visual das empresas, aplica-se a proteção contra a concorrência desleal, prevista na Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96). Nesse passo, a proteção conferida pelo referido diploma legal não se limita à marca, alcançado às características extrínsecas dos produtos”.
O magistrado destacou, ainda, que a distinção de uma marca deve sempre estar aliada à anterioridade e à especificidade. “A anterioridade corresponde ao seu uso com precedência, em que a exteriorização se perfaz de modo pioneiro; e a especificidade é a identificação de uma marca com um tipo específico de um produto ou serviço”, escreveu.
Em seu relatório, que foi seguido pelos desembargadores Maurício Pessoa e Araldo Telles, o magistrado entendeu que a partir da semelhança no conjunto visual das embalagens dos dois produtos não há como “negar a possibilidade de o consumidor se confundir entre os produtos ‘Epocler’ e ‘Benecler’, induzindo-o a adquirir um produto pelo outro, o que enseja a concorrência desleal, principalmente pela conduta parasitária da ré, buscando ‘pegar carona’ no sucesso da marca da autora”.
Como precedente para a decisão, Shimura citou o julgamento de um caso de 2015 da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP envolvendo a mesma questão, mas dessa vez entre o “Epocler” e o “Epativan”, produto concorrente que utilizava a mesma embalagem amarela com escritos em azul. Nesta decisão, a empresa foi condenada por danos morais e materiais e impedida de continuar distribuindo o medicamento.
Com a decisão de agora, a Brasterápica deve se abster de “fabricar, vender, expor à venda ou manter em estoque o produto da marca ‘Benecler’ que viole o conjunto-imagem da autora, e assim, reproduza ou imite o formato do flaconete com tampa circular amarela e/ou a cor azul dos dizeres da embalagem”.
O processo está registrado sob o número 1089875-67.2014.8.26.0100.
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